{"id":5373,"date":"2011-08-05T23:24:06","date_gmt":"2011-08-05T21:24:06","guid":{"rendered":"\/?p=5373"},"modified":"2025-10-13T12:52:09","modified_gmt":"2025-10-13T10:52:09","slug":"erstattungsfaehigkeit-von-vorgerichtlichen-patentanwaltskosten","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/avantcore.de\/en\/erstattungsfaehigkeit-von-vorgerichtlichen-patentanwaltskosten\/","title":{"rendered":"Erstattungsf\u00e4higkeit von vorgerichtlichen Patentanwaltskosten"},"content":{"rendered":"<p><strong>Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seinem Urteil vom 24.02.2011 (I ZR 181\/09) entschieden, dass sich die Frage der Erstattungsf\u00e4higkeit von im vorgerichtlichen Abmahnverfahren wegen einer Markenverletzung entstandenen Kosten f\u00fcr die Hinzuziehung eines Patentanwalts nicht nach \u00a7 140 Abs. 3 MarkenG beurteilt. Es komme im Rahmen der Abmahnung vielmehr darauf an, ob die Konsultierung des Patentanwalts erforderlich war. Diese Voraussetzung war im entschiedenen Fall nicht gegeben. Der BGH hat dar\u00fcber hinaus explizit festgestellt, dass die zus\u00e4tzliche Hinzuziehung eines Patentanwalts in markenrechtlichen Streitigkeiten aufgrund hinreichender Sachkunde des Rechtsanwalts regelm\u00e4\u00dfig nicht erforderlich ist.<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/avantcore.de\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/rrw.png\" \/><!--more--><\/strong><\/p>\r\n<p>Die Kl\u00e4gerin ist Inhaberin einer u.a. f\u00fcr Schmuck eingetragenen <a href=\"https:\/\/avantcore.de\/en\/areas-of-law\/trademark-and-brand-law\/\">Marke<\/a>. Sie hat vorgerichtlich einen eBay-H\u00e4ndler in Anspruch genommen, der unter dieser Marke ohne entsprechende Lizenz Schmuck angeboten hat. Die Abmahnung war sowohl von einer Rechtsanw\u00e4ltin als auch von einem Patentanwalt unterzeichnet. Infolge dessen wurden sp\u00e4ter f\u00fcr beide Vertreter Abmahnkosten in H\u00f6he von jeweils \u20ac 2.080,50 geltend gemacht. Die Vorinstanz (OLG Frankfurt\/Main &#8211; hat der Klage auf Erstattung der Rechtsanwaltskosten stattgegeben, die Klage auf Erstattung der Patentanwaltskosten aber abgewiesen. Begr\u00fcndet wurde dies damit, dass Abmahnkosten im Markenrecht zwar grunds\u00e4tzlich unter dem Gesichtspunkt der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung ohne Auftrag gem. \u00a7\u00a7 677, 683 S. 1, 670 BGB bzw. als Schadensersatz gem. \u00a7 14 Abs. 6 MarkenG erstattungsf\u00e4hig sind \u2013 allerdings nur, wenn diese Kosten \u201eerforderlich\u201c waren.<\/p>\r\n<p>Die Vorschrift des \u00a7 140 Abs. 3 MarkenG, nach der die Pr\u00fcfung der Erforderlichkeit der Hinzuziehung eines Patentanwalts im gerichtlichen Verfahren generell entbehrlich ist, ist im Rahmen des vorgerichtlichen <a href=\"https:\/\/avantcore.de\/en\/topic\/abmahnung\/\">Abmahnverfahrens<\/a> nicht anwendbar. Die Frage der Erstattungsf\u00e4higkeit von vorgerichtlichen Abmahnkosten beurteile sich ausschlie\u00dflich nach der Erforderlichkeit der Hinzuziehung des anwaltlichen Vertreters. Insofern k\u00f6nne f\u00fcr die Kosten eines Patentanwalts nichts anderes gelten als f\u00fcr die durch die Einschaltung eines Rechtsanwalts entstandenen, da erstere ansonsten ohne weiteres erstattungsf\u00e4hig w\u00e4ren, w\u00e4hrend bei letzteren stets entsprechende Nachweise erbracht werden m\u00fcssen. Hinsichtlich der Patentanwaltskosten wurde die Erforderlichkeit verneint, weil dieser keine typischen patentanwaltlichen T\u00e4tigkeiten \u2013 wie z.B. Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage \u2013 \u00fcbernommen habe.<\/p>\r\n<p>Der BGH hat diese Auffassung best\u00e4tigt, die gegen das Berufungsurteil gerichtete Revision der Kl\u00e4gerin zur\u00fcckgewiesen und dies weitergehend begr\u00fcndet.<\/p>\r\n<p>Soweit es dem Rechtsanwalt nach seinen kennzeichenrechtlichen F\u00e4higkeiten alleine dazu imstande, den Sachverhalt rechtlich zu beurteilen und den <a href=\"https:\/\/avantcore.de\/en\/services\/verfolgung-markenverletzungen\/\">Markenverletzer<\/a> abzumahnen, ist die Hinzuziehung eines Patentanwalts nicht erforderlich. Das Gericht geht vielmehr davon aus, dass die zus\u00e4tzliche Einschaltung eines Patentanwalts neben dem Rechtsanwalt regelm\u00e4\u00dfig entbehrlich ist, weil es nicht um naturwissenschaftliche oder technische Sachverhalte geht. Fachkundige Rechtsanw\u00e4lte seien in ausreichender Zahl verf\u00fcgbar. Damit d\u00fcrfte auch klargestellt sein, dass es keine Rolle spielt, welche markenrechtlichen Kenntnisse der beauftragte Rechtsanwalt tats\u00e4chlich hat, sondern nur, welche Kenntnisse er als im Markenrecht t\u00e4tiger Rechtsanwalt haben sollte.<\/p>\r\n\r\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seinem Urteil vom 24.02.2011 (I ZR 181\/09) entschieden, dass sich die Frage der Erstattungsf\u00e4higkeit von im vorgerichtlichen Abmahnverfahren wegen einer Markenverletzung entstandenen Kosten f\u00fcr die Hinzuziehung eines Patentanwalts nicht nach \u00a7 140 Abs. 3 MarkenG beurteilt. 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